谈谈“闯入”特许领域的注册商标引起的法律问题及应对策略

一、“闯入”特许领域的注册商标现象及成因

在我国国民经济行业或者服务领域，根据《行政许可法》之规定，其市场准入需要通过国家特定机关的严格审核，并具备一定的主体资质或者资格，如设立证券公司、商业银行和律师事务所等即属于这种情形：

特许行业领域

情形1设立证券公司，应当具备《公司法》、《证券法》和《证券公司监督管理条例》规定的条件，并经国务院证券监督管理机构批准，获得《经营证券业务许可证》，方可经营。未取得经营证券业务许可证，证券公司及其境内分支机构不得经营证券业务。

情形2设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。经批准设立的商业银行，由国务院银行业监督管理机构颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照。未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

情形3在法律服务行业，没有取得律师执业证书的人员，不得以律师名义从事法律服务业务；除法律另有规定外，不得从事诉讼代理或者辩护业务。设立律师事务所，应当向设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门提出申请。准予设立的，向申请人颁发律师事务所执业证书。申请设立律师事务所，其名称由批准机关核定。名称的核定机关是批准律师事务所设立的司法行政机关。

以上这些采取行政许可制度的行业及服务领域，统称“特许领域”。根据《商标法》第四条之规定，特许领域的自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，可以向商标局申请商标注册。

但是，随着《商标法》及其配套文件的多次修改，商标注册申请在主体、申请注册的商品或服务范围及形式越来越宽松和自由。商标注册申请人的范围“企业、事业单位和个体工商业者”变更为“自然人、法人或者其他组织”，商标注册的“申报的商品不得超出核准或者登记的经营范围”的限制规定也放开了，而且“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”。商标申请人可以自由指定商品或服务类别，商标局不再审查审查注册申请人的经营范围以及是否具备其商标注册指定的商品或服务类别所需的经营资质或者资格。于是，在商标注册实践中，商标申请人可以在不具备从事“特许领域”相关的资质或者资格，而在相应的商品或服务类别上注册商标。这种现象可称为“闯入”特许领域的商标注册，其核准注册的商标称之为“闯入”特许领域的注册商标。

“闯入”特许领域的商标注册的成因很多。其一，我国商事改革后，在工商登记注册的企业设立采取“先照后证”的方式。企业为了防止企业字号被他人抢注，在获得某一特许领域的批准或许可前在相应的类别和商品或服务项目上申请商标注册，或者暂无进入某一特许领域的计划，只是事先进行商标注册，为自己保留在特许领域的注册商标专用权。其二，有商标注册人以某一实际使用商标为进行注册同时，将与该商标近似的商标在同样的类别进行注册，以扩大对实际使用的商标的保护。其三，有的商标申请人在包括“特许领域”的众多类别无合理理由大量注册商标，不是为了商标实际使用，而且为了囤积商标，用于商标转让，或以注册商标专用权为基础起诉其他商标实际使用者侵权获得赔偿，或限制在先使用商标的竞争者使用该注册商标，等等。

于是，在商标注册和商标实际使用之间，便经常发生“脱节象”，即商标注册人并没有在所注册的所有类别中都实际使用商标。对于那些没有实际使用的类别，在商标被撤销前，他人仍然不可以在该类别上使用与该已注册商标相同或类似的商标。对此，商标法未予以禁止，最高人民法院在既有判决上也持开放观点。“根据商标法规定，注册商标并不以实际使用为前提，一旦商标获得注册，商标法即为商标权人预留了使用的空间。在注册商标存续期间，即使商标权人未实际使用，不存在现实的市场混淆，也不允许他人在相同商品上使用相同商标或者标识，否则会导致商标法为商标权人预留的使用空间受到侵害。”（参见最高人民法院(2012)民提字第166号《民事判决书》--侵害“大宝”注册商标专用权和不正当竞争纠纷再审民事判决书）。

二、“闯入”特许领域的注册商标引发的法律问题

在特许领域相关的类别上出现这种商标注册和商标实际使用“脱节象”时，注册人实际上未必有相关的资质或资格从事相关特许行业而仅仅是在书面上于商标注册时申请了相关类别并获得批准，而获得从事相关特许行业相关的资质或资格的、有使用需求的其他主体又无法获得在特许领域相关的类别注册相同或类似的商标，无论该商标是否是获得核准的名称中的“字号”。由此，如果在此类注册商标存续期间，在同类或近类商品或者服务上使用了相同或者近似商标，已获得从事相关特许行业相关的资质或资格的使用人不得不关注两个与之相关的法律问题：（1）是否构成对商标注册人的注册商标侵权并需要承担赔偿责任？（2）如何应对“闯入”特许领域的注册商标所带来的困扰？

(一)是否构成对商标注册人的注册商标侵权并需要承担赔偿责任？

“闯入”特许领域的注册商标经常引发商标注册人与商标实际使用人之间的侵害注册商标专用权纠纷。如果商标实际使用人将他人注册商标作为企业名称中字号使用的，还同时涉及不正当竞争纠纷。罗马法谚有曰“行使自己之权利，无论对于任何人，皆非不法”，商标注册人对已注册的商标享有商标专用权，其他人应当予以尊重和避让的，法律也为商标权人预留使用空间。但是，“权利之行使不得专以损害他人为目的”。商标的基本功能是区别商品或服务的来源，商标只有通过持续不断地使用，才能实现这种功能。民事主体申请注册商标，本应基于使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。为了避免商标注册人滥用商标专用权，我国《商标法》设置了对注册商标专用权人的权利限制制度。首先，《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”其次，《商标法》第五十九条第三款规定了在先使用抗辩事由，即“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该在先使用抗辩豁免在先使用人在原使用范围内继续使用该商标的法律责任，以缓和商标专用权对现实权利状态的张力。其三，《商标法》赋予被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的权利。根据《商标法》第六十四条规定，“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”

对于“闯入”特许领域的注册商标，商标权人没有获得特许领域相关的资质或资格，实际经营可能性很小，无法提供商标注册类别和项目上的商品或者服务，没有必要给商标权人预留使用空间；即使他人在相关类别上进行了近似商标使用，也不可能造成相关公众对商品或服务来源的误认，也不会导致商标权人的使用空间受到侵害，因为那种权益本身难以实现。在侵害注册商标专用权纠纷中，“闯入”特许领域的商标注册人，往往难以提供诉前三年内实际使用该注册商标的证据，其赔偿请求无法获得法院支持。

(二)“闯入”特许领域的注册商标有关的案例摘要

根据中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）检索，驳回“闯入”特许领域的商标注册人诉讼请求或者注册申请的相关判决不少，比较典型的案例有：

典型案例

帅扬诉广西北部湾银行股份有限公司侵害“桂花guihua”商标权纠纷案（广西壮族自治区高级人民法院（2014）桂民三终字第7号《民事判决书》）

山东省信达投资管理有限公司诉齐鲁证券有限公司侵害“齐鲁”商标权纠纷案（山东省济南市中级人民法院（2013）济民三终字第19号《民事判决书》、北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第21572号《民事判决书》）

鲁证创业投资有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案（北京知识产权法院（2015）京知行初字第4491号《行政判决书》）

【案例一】帅扬诉广西北部湾银行股份有限公司侵害“桂花guihua”商标权纠纷案

自然人帅扬于2004年8月23日向国家商标局申请注册“桂花guihua”文字商标，并于2008年1月28日获得核准注册，注册号为第4232816号，商标核定服务项目为第36类，包括保险、银行、金融服务、信用卡服务、借款卡服务、信用卡发放、珠宝评估、邮票估价、经纪、担保，有效期自2008年1月28日至2018年1月27日止。南宁市商业银行于2002年6月17日向中国人民银行南宁中心支行请示申请开办桂花借记卡，于2003年3月14日获得批复同意发行桂花借记卡。2004年7月23日，经中国银联股份有限公司同意，桂花借记卡正式发行并加入中国银联网络，同年8月30日正式对社会公众发卡。

2007年11月21日，帅扬在南宁市商业银行申请开立卡号为×××0393的桂花借记卡。该借记卡上标注有“桂花借记卡”字样。2010年4月5日，帅扬又在北部湾银行处开立卡号为×××3480的桂花借记卡。2012年5月23日，帅扬委托律师向北部湾银行发出《律师函》，表明：帅扬是第4232816号注册商标“桂花”的商标权人，北部湾银行发行的桂花借记卡以“桂花”作为显著标识，已构成对帅扬商标权的侵害，要求北部湾银行立即停止侵权行为，清除所有侵权标识，并对帅扬的损失进行赔偿。北部湾银行收到该《律师函》后即对桂花借记卡样式作出变更，新样式借记卡于2012年6月18日通过中国银联股份有限公司的审查，卡中不再使用“桂花”两字。并于2012年8月17日正式下发《关于停止使用“桂花”商标的通知》，要求全行停止使用印有“桂花”字样的业务载体。同年10月9日，北部湾银行在《南国早报》中刊登宣传广告，宣传该行发行的借记卡，卡中不再出现“桂花”文字标识。

南宁市中级人民法院一审审理认为：帅扬经国家工商行政管理局商标局核准，在核定服务项目第36类上注册取得第4232816号“桂花guihua”商标，其享有的注册商标专用权受法律保护。

根据《中华人民共和国商标法》及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，判断商标是否构成侵害注册商标专用权意义上的近似商标，不仅应当判断商标标识客观上是否近似，还应当判断商标的共存是否会引起相关公众的混淆或误认。侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外，还可以根据案件的具体情况，综合考虑其他相关因素，在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。就本案而言，北部湾银行于2002年6月17日向中国人民银行南宁中心支行请示申请开办桂花借记卡，并于2003年3月14日获得批复同意发行，且桂花借记卡业务于2003年12月开始试运行。而帅扬的“桂花guihua”注册商标于2004年8月23日才向国家商标局申请注册，且未使用；其次，帅扬的“桂花guihua”注册商标核定服务项目为第36类“银行、金融服务、借款卡服务”，北部湾银行作为一家银行机构提供的正是金融服务，故两者服务项目构成相同或类似服务。北部湾银行在提供金融服务过程中发行的借记卡使用了“桂花”标识，该使用行为属于商标法意义上的商标使用行为。但是，与一般商品或服务相比，金融服务的相关公众对于服务来源的注意程度高于一般服务。从本案现有证据分析，帅扬未能举证证实其在金融服务领域实际使用了“桂花guihua”注册商标，即未能在金融服务领域让相关公众将“桂花guihua”商标与帅扬建立特定联系。而北部湾银行自2003年12月开始在提供金融服务过程中持续发行带有“桂花”标识的借记卡，发行范围较广、涉及金额巨大，在南宁金融领域已经具有一定影响，已建立了相对稳定的消费群体和市场格局。相关公众不会将北部湾银行以“桂花”标识所提供的金融服务与帅扬产生特定联系，从而对服务来源产生误认，即“桂花”标识与“桂花guihua”注册商标并未构成侵害注册商标专用权意义上的近似商标。故北部湾银行在金融服务上使用“桂花”标识的行为不构成对帅扬“桂花guihua”注册商标专用权的侵害。因此，帅扬要求北部湾银行停止使用、发放“桂花”卡、清除所有侵权标识、赔偿其经济损失的诉讼请求，无事实及法律依据，依法不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决驳回帅扬的诉讼请求。

帅扬不服一审判决，向广西高级人民法院上诉，广西高院判决认定：帅扬虽然取得了第4232816号“桂花guihua”商标专用权，但其没有使用，相关公众不可能对北部湾银行的桂花借记卡与帅扬的第4232816号“桂花guihua”注册商标产生混淆。尽管帅扬取得注册的第4232816号注册商标核定使用在第36类“保险、银行、金融服务、信用卡服务、借款卡服务、信用卡发放”等服务项目上，但是我国现行的法律和金融政策不允许自然人经营商业银行、发放信用卡等金融服务业务。我国目前只有商业银行可以发行银行卡，除商业银行之外的任何机构和自然人均不能发行银行卡，银行卡包括借记卡和信用卡。《中华人民共和国商业银行法》第二条规定：“本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人”，第三条规定了银行卡业务是商业银行的业务之一。根据《中华人民共和国商业银行法》第二条及中国人民银行《银行卡业务管理办法》（银发（1999）17号）的规定，帅扬不可能经营借记卡业务，事实上帅扬也自认从2008年1月28日起至今从未使用过其注册的第4232816号“桂花guihua”商标。商标最基本的功能是区别商品或服务来源，引导相关公众认牌购物或消费，而不使用的商标因在市场上没有出现过，不能够发挥商标最基本的识别区分商品或服务来源的功能。因帅扬的第4232816号注册商标尚未投入金融市场实际使用，不能实际发挥商标的识别作用，不能发生因北部湾银行在其借记卡上使用“桂花”及“guihua”字样而使相关公众产生混淆或误认的法律后果。因此，广西高院帅扬驳回上诉，维持原判。

【案例二】山东省信达投资管理有限公司诉齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部侵害商标权纠纷案

在齐鲁证券有限公司筹备上市期间，山东省信达投资管理有限公司就“齐鲁”商标向齐鲁证券有限公司各地证券营业部发起多起类似的诉讼。这只是其中一宗。

山东省信达投资管理有限公司（简称信达公司）《企业法人营业执照》载明，信达公司经营范围包括，前置许可经营项目：预包装食品批发零售；一般经营项目：投资咨询（不得经营金融业务），证券行情系统软件研发，汽车、钢材、建材的销售。但是其向商标局在第36类申请注册“齐鲁”商标，获得了第1603776号“齐鲁”注册商标，核定服务项目第36类，包括资本投资、基金投资、金融分析、金融咨询、证券交易行情、期货经纪、信托、受托管理、金融信息，有效期自2001年7月14日至2011年7月13日止。2009年2月19日，信达公司与济南市商业银行股份有限公司（现为齐鲁银行股份有限公司）签订了《商标转让协议》，该协议约定信达公司将注册的“齐鲁”商标转让给济南市商业银行股份有限公司；该协议第八条约定，“自商标转让完成之日（自济南市商业银行股份有限公司取得核准转让注册证明之日）起四年内，信达公司享有对1603776号商标第36类的‘证券交易行情’服务项目在全国范围内无偿、排他性使用的权利……。因信达公司使用和授权使用该服务项目产生的权益归信达公司拥有。商标转让完成后，双方应当另行签署商标许可使用协议。”信达公司发现，齐鲁证券有限公司解放路营业部（简称齐鲁证券）未经信达公司同意就在齐鲁证券有限公司网站的宣传网页、宣传画册、营业部对外显著位置、内部墙壁和玻璃门上印有独立的“齐鲁”、“齐鲁证券”、“加盟齐鲁享受至诚服务”字样的服务标识，该标识核心部分具有可识别性内容的就是“齐鲁”，“证券”仅仅是其服务领域。齐鲁证券解放路营业部使用了与信达公司注册商标相同的服务标识，侵犯了信达公司的注册商标专用权。现诉至法院，请求法院依法判令齐鲁证券解放路营业部：1、停止使用带有“齐鲁”字样的服务标识，并在使用企业名称时必须使用齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部的全称；2、赔偿信达公司经济损失1万元；3、负担本案诉讼费。

济南市历下区人民法院审理后在（2013）历知民初字67号民事判决认定：（1）关于齐鲁证券解放路营业部在经营活动中使用“齐鲁证券”是否具有正当性问题。“齐鲁”是齐鲁证券有限公司的字号，“证券”代表的是其从事的经营行业，齐鲁证券有限公司、齐鲁证券解放路营业部，在经营活动中使用“齐鲁证券”，属于对企业名称的简化使用，不违反相关法律规定。（2）关于齐鲁证券解放路营业部是否侵犯信达公司享有的涉案商标被许可使用权的问题。齐鲁证券解放路营业部在简化使用其企业字号时，突出使用了“齐鲁证券”文字，但是否构成侵犯信达公司对涉案注册商标享有的被许可使用权，原则上要以是否存在造成公众混淆、误认的可能性为基础，而判断是否存在造成公众混淆、误认的可能性时，必须要考虑涉案注册商标的显著性，特别是其知名度。由于“齐鲁”系山东省的别称，故将其作为注册商标使用，本身显著性较弱。本案涉案商标虽然核定服务类别为36类，但信达公司经营范围与齐鲁证券解放路营业部经营范围不同。而且国家对证券行业实行严格的市场准入制度，未取得《中华人民共和国经营证券业务许可证》的企业，不得从事特许证券经营业务。由于信达公司不具备从事特许证券业务的资格，也没有实际从事特许证券业务，故在该行业不存在知名度的问题,即相关公众不会将“齐鲁证券”与信达公司联系在一起，只会产生一种认知，即“齐鲁证券”为齐鲁证券有限公司及其分支机构。因此，齐鲁证券解放路营业部使用“齐鲁证券”的行为不会导致相关公众对服务来源产生混淆和误认，齐鲁证券解放路营业部并未侵犯信达公司的被许可使用权。因此，对于信达公司关于齐鲁证券解放路营业部停止使用带有“齐鲁”字样的服务标识，并在使用企业名称时必须使用齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部的全称，并赔偿信达公司经济损失1万元的诉讼请求，不予支持。

信达公司不服（2013）历知民初字67号民事判决上诉至济南市中级人民法院，济南中院二审作出判决，驳回信达公司的诉讼请求。关键理由是“国家对证券行业实行严格的市场准入制度，未取得《中华人民共和国经营证券业务许可证》的企业，不得从事特许证券经营业务。由于信达公司不具备从事特许证券业务的资格，也没有实际从事特许证券业务，故在该行业不存在知名度的问题，即相关公众不会将“齐鲁证券”与信达公司联系在一起，只会产生一种认知，即“齐鲁证券”为齐鲁证券有限公司及其分支机构。因此，齐鲁证券有限公司解放路营业部使用“齐鲁证券”的行为不会导致相关公众对服务来源产生混淆和误认，齐鲁证券有限公司解放路营业部并未侵犯信达公司的被许可使用权。”

在以上案例中，虽然法院驳回“闯入”特许领域的商标注册人诉讼请求或维持了商评委不予核准注册的裁定，但这些诉讼及异议程序给商标或者字号的实际使用人带来的困扰或影响是巨大的。为此，对“闯入”特许领域的商标注册或者已注册的商标，使用与之相同或近似的商标或者字号的特许经营者应当依法尽早的采取积极有效的法律措施，围堵这些不善的“闯入者”。除了在潜在诉讼引发后参与诉讼外，根据我国现有的《商标法》及相关行政法规、司法解释等规定，特许经营者一般有以下的应对措施可资采用：

1.商标异议：商标异议是指公众（一般是在先权利人、利害关系人）对某一经过初步审定并公告的商标，自公告之日起三个月内，向商标局提出该商标不予注册的反对意见。这是特许经营者有效阻截“闯入”特许领域的商标注册的第一关。南宁市商业银行曾对帅扬的第4232816号“桂花guihua”注册商标提出异议，鲁证期货股份有限公司对林涛在第36类“鲁证”商标申请均进行商标异议，虽然国家商标局对于商标异议理由未予以支持。

2.注册商标无效申请：如商标异议未得到商标局支持的，在被异议商标核准注册后，特许经营者可以继续请求商标评审委员会宣告注册商标无效。在商标异议中未得到的异议理由可能在无效复审中得到与商标局同级的商标评审委员会的支持，同时可以在无效复审程序中进一步补充提交商标异议中未提供的证据材料。宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。在“鲁证”商标案件中，第三人鲁证期货在商标评审程序的理由得到了商标评委委员会的支持，使得鲁证创业的第5894807号“鲁证”商标申请被裁定不予核准注册（注：现在修改后《商标法》应为“宣告注册商标无效的裁定”）。

3.注册商标连续三年不使用撤销申请（简称“撤三申请”）：《商标法》第四十九条第二款规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”鉴于对“闯入”特许领域的注册商标，其商标注册人往往未获得从事特许领域的资质或资格，无法在核准注册的类别和项目上对注册商标进行上进行真实有效的商业性使用。如果该商标核准注册日期超过三年的，特许经营者可以在被诉之前或者在参与诉讼过程中向商标局对“闯入”特许领域的注册商标提出撤三申请。被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。在“闯入”特许领域的注册商标撤销之日起一年后，特许经营者可以向商标局提出与该商标相同或者近似的商标注册申请。

4.及时更名：这虽是“惹不起，躲得起”的鸵鸟策略，但不失为一个彻底摆脱现有纠纷的无奈选择。当然，特许经营者对更名后的名称中字号的商标性使用及其注册，避免发生与已注册商标相同或近似的情况。“齐鲁”商标侵权诉讼系列案件发生在齐鲁证券筹备上市过程中，面对突如其来的商标侵权诉讼，双方也曾选择私下和解。齐鲁证券原总经理邓晖接受媒体采访时曾表示，当初是齐鲁银行将商标使用权卖给山东信达，信达则漫天要价；而山东信达公司有关负责人齐鲁证券“仰仗自己是国企背景，不愿按市场规律操作。面对山东信达不断的商标诉讼纠纷，同时考虑到“齐鲁”系山东省的别称，显著性较弱，更名成为了齐鲁证券一个无奈的选择。经国家工商总局和山东证监局核准，2015年9月26日，经营了十几年的齐鲁证券有限公司完成改制并更名为中泰证券股份有限公司。