为遏制商标恶意注册,这些国家或地区放出了这些“大招”!

阅读:185 2019-03-07 10:48:16 来源:网络

近日,“2016年商标五方会谈年会‘有效遏制恶意商标注册’专题研讨会”在江苏昆山举行,来自中美欧日韩5个国家或地区商标事务主管机构的代表出席会议,并分享了遏制、打击商标恶意注册行为的实践与经验。想知道他们都说了些什么?请往下看。

恶意注册屡禁不止多方共商破解之道

“baidu”商标在欧盟遭遇抢注,“恒顺”商标在秘鲁被他人恶意注册……近年来,围绕着商标恶意注册而产生的纠纷案件时有发生,不仅给商标权利人带来了经济损失,也破坏了公平竞争的市场秩序,引发了社会各界的广泛关注。

日前,“2016年商标五方会谈年会‘有效遏制恶意商标注册’专题研讨会”在江苏昆山举行,来自国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)、美国专利商标局、欧盟知识产权局、日本特许厅、韩国特许厅的相关负责人,以及来自国内的知名专家学者、商标代理人及企业相关负责人,聚焦本国家或地区及本行业领域的恶意商标注册问题,分享了遏制、打击商标恶意注册行为的实践与经验。

据了解,为了有效遏制商标恶意注册行为,商标局与各国商标主管机关不断加强交流与合作,为相关企业提供有效建议,畅通权利人的维权渠道,帮助和支持相关企业在海外维权过程中积极主张权益。2013年,在“baidu”商标于欧盟被抢注一案中,商标局积极指导百度公司向欧盟内部市场协调局以及比荷卢法院提交证据材料,支持其通过法律程序维护自己的正当商标权益。同年,在收到江苏恒顺醋业股份有限公司(下称恒顺公司)反映“恒顺”商标被秘鲁一公司恶意抢注的情况后,商标局及时协助恒顺公司分析研究相关国际条约和秘鲁商标法律法规,认真准备异议材料,按期向秘鲁知识产权局提交了商标异议申请。

《中国商标战略年度发展报告(2014)》中显示,2014年商标局与国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)共处理涉及非法占有他人未注册商标、攀附他人已注册商标商誉的案件及恶意独占公共资源、大量或多次抢注他人商标等扰乱商标注册管理秩序的案件共2900余件。

在今年3月25日发布的《中国商标战略年度发展报告(2015)》中,商标局、商评委表示将对涉及恶意抢注知名度较高商标的行为予以有力打击,及时撤销其抢注商标。同时,其将继续采取提前审理、并案集中审理和从严适用法律等措施,坚决遏制违反诚实信用原则、恶意攀附他人商标声誉或占有公共资源等恶意商标抢注行为。

今年10月28日,国家工商行政管理总局副局长兼商标局局长刘俊臣出席了2016年中国国际商标品牌节主论坛暨第三届中国品牌经济高峰论坛,他表示,商标局、商评委将加大对知名品牌在商标确权程序中的保护力度,以诚实信用为原则,完善确权机制,从严从快审理大规模恶意抢注商标的案件,同时将把恶意抢注商标行为纳入国家、企业信用信息公示系统。(本报记者王国浩)

附:研讨会代表发言

郑海燕中国国家工商行政管理总局商标局审查一处处长

近几年来,商标局在审查和异议程序中采取了积极措施以遏制商标恶意注册。

商标实质审查过程中,对于能够识别出来具有明显恶意的商标注册申请,商标局会予以主动驳回。常见的能够在审查阶段判定出具有恶意的商标注册申请的情形包括:摹仿复制他人在先具有较高知名度的商标、恶意注册相关领域内具有较高知名度的名人姓名等。

对于前者,如果申请商标与他人在先具有较高知名度的商标核定使用的商品或服务相同或类似,则对于商标的近似性判断较为严格。对于后者,审查员可以视情况适用中国现行商标法第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定予以驳回。如一申请人在多个商品及服务类别上将“马云”“赵本山”等近70个商业或演艺界名人的姓名作为商标进行了申请注册。商标局经审查认为,该申请人未经授权将大量名人姓名注册为商标的行为构成恶意注册,据此驳回了相关的商标注册申请。

在商标异议实践中,针对恶意注册一般适用以下法律条款:中国现行商标法第七条关于诚实信用的原则性规定;第十三条关于复制、摹仿或者翻译他人驰名商标易导致混淆、误导公众的商标不予注册并禁止使用的规定;第十五条对代理人、代表人及其他有业务往来的关系人抢注商标的行为进行规制;第三十二条明确规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。对于知名度较高和独创性较强的商标,商标局会根据当事人陈述的事实理由和提供的证据材料,综合考虑异议人商标的知名度和独创性等因素,判定被异议人是否具有恶意。如高露洁棕榄有限公司核准注册在第3类牙膏等商品上的“colgate”商标具有较高知名度,而且具有较强的独创性。被异议人在第19类、第22类、第27类商品上提出“colgate”商标的注册申请。商标局在审理中发现,该被异议人除了申请上述“colgate”商标外,还在不同商品或服务类别上申请注册了与他人在先注册商标标识基本相同的商标达数百件之多。这些在先商标均具有一定的独创性,且被异议人不能对其申请注册的多件商标均与他人在先商标近似一事作出合理解释。综合考虑上述因素,商标局认为被异议人申请注册“colgate”商标行为具有恶意,有悖民事活动中所应遵循的诚实信用原则,据此裁定对其商标注册申请不予核准。

南希·奥美克(nancyomelko)美国专利商标局政策和国际事务办公室律师顾问

目前,在美国一般认为恶意的含义为:被告通过误导消费者相信其产品是由原告所制造或赞助的,或产品与原告存在关联,有意利用商标持有人的良好商誉。在美国,判断是否属于商标恶意申请主要从两方面进行,一是关于善意的法定义务,二是误导可能性中的恶意因素分析。

关于善意的法定义务,在美国要求商标申请人通过商业计划等来证实其具有使用商标的意图,但在不缺乏使用意图的情况下,他人也可以对商标申请人的注册申请提出质疑。同时,要求商标申请人系善意的申请,对于恶意申请人及其代理人将进行惩罚。如果申请中存在欺骗性陈述将会被进行惩罚,对于伪证将进行刑事检控,受到影响的商品将被从注册簿中删除和(或)撤销注册,并对律师或代理人将进行处罚。

目前,在美国还会通过审查误导或淡化可能性中的恶意因素,来推定是否属于商标恶意注册。美国的司法机制允许对恶意证据进行考察,对于恶意的确定在美国目前尚无明确的规定,可以根据旁证来推断恶意。在误导可能性分析中,美国法庭将恶意视为一种因素,被告企图与原告商标造成误认,则表明被告的行为极有可能存在误导的效果。美国法庭利用误导可能性分析中的一系列因素来平衡另一些因素,并采取一定的浮动考量,如恶意的证据越多,需要用于证明商标、商品或服务类似的证据便越少。

在“uvf861”案中,原告uveritech公司于2001年开始经营“uvf461”灯泡(4瓦)方面的业务,并于2003年雇佣被告amax照明有限公司生产“uvf861”灯泡(8瓦)。后由于生产质量方面的问题,原告与被告之间的合作关系终结,被告于2012年申请注册“uvf461”商标并获得注册。原告依据与其在先使用商标“uvf861”产生误认的可能性,申请撤销被告的“uvf861”商标。美国商标审理与上诉委员会经审理认为:原告设计了灯泡并创造了“uvf861”商标;原告与被告达成协议,由被告根据原告的具体要求生产与原告的设备兼容的灯泡并在灯泡上使用该争议商标;原告决定以“uvf861”商标推广灯泡;原告控制了灯泡的技术变更;在某一时间,由于质量方面的原因,原告将生产转交给其他的制造商,被告并未作出侵权声明;当出现产品质量问题时,消费者都是找原告解决问题,而非被告。综上,美国商标审理与上诉委员会作出裁定,原告关于所有权的主张得到记录证据的充分支持。

木村一弘日本特许厅审查业务部商标课商标制度企划室长

在商标审查过程中,日本特许厅可以驳回任何商标恶意注册申请。根据日本商标法执行条例第十九条规定,在商标审查过程中,任何个人或法律实体均可以向日本特许厅提交相关商标注册申请属于具有恶意而不可注册的信息。

根据日本商标法第四条第一款第七项规定,有可能损害公序良俗的商标不予注册。参考日本商标审查指南,适用于日本商标法第四条第一款第七项的商标包括:商标构成本身包含事实上的极端、淫秽和(或)歧视性字符或图形,给公众留下不适或不良印象;即使商标构成不属前述情况,但在指定商品或服务上的使用违反社会公共利益或一般道德观念;在其他法律中禁止使用的商标;侮辱任何国家及其国民,损害国际忠诚的商标。

对于驰名商标相同或近似的且出于不正当目的的商标注册,根据日本商标法第四条第一款第十九项规定,包括使用在与他人业务相关的商品或服务上且与在日本国内或外国消费者间已广为知晓的商标相同或近似的商标,出于不正当的目的持有并使用的商标。

适用日本商标法第四条第一款第十九项的商标包括:在外国广为知晓的商标在日本并未注册,但是提交申请的目的是使国外驰名商标的持有者高额收购此商标权、阻止国外驰名商标的持有者进入日本市场或强制国外驰名商标的持有者签订经销协议;虽然不会造成产源混淆,但在与日本驰名商标相同或近似情况下,该商标申请会淡化指明来源的功能或损害驰名商标的声誉。

依据日本商标法第四条第一款第十九项,在决定何为“不正当目的”时,如能获得任何文件指明以下任一事实,日本特许厅将通过考虑这些文件来开展审查:引用的他人商标是驰名商标;该驰名商标包含新创词,或在构成上有显著特点;该驰名商标的持有者计划进入日本市场;该驰名商标的持有者计划扩张其业务;申请人要求该驰名商标的持有者在日本购买他们已申请的商标或与其签订代理协议;可能损害该驰名商标的可靠性、声誉以及商誉。

即使无法找到用于证明上述事实的材料,仍推定符合以下两项要求的商标申请意图使用“另一人的驰名商标”实现不正当的目的,因为商标与所述驰名商标偶然一致的可能性极小:申请商标与在一个或多个境外国家或在日本的驰名商标相同或极为近似;另一人的驰名商标包含新创词或在构成上有极其显著的特征。

乔治白·巴图里(giuseppebertoli)欧盟知识产权局国际合作和法律事务司诉讼处处长

欧盟内部市场协调局上诉委员会认为,欧盟商标持有人企图通过商标注册行为,抢占先前与其存在合同、先合同关系或任何善意关联的第三方的商标时,即为恶意注册。根据欧盟商标注册条例第五十二条相关规定,向欧盟知识产权局申请的欧盟商标注册,在商标申请人出于恶意提出商标注册申请的情况下将被判无效或针对侵权诉讼的反诉无效。

对商标恶意注册进行判定时,欧盟知识产权局主要考虑以下3个因素:标识相同或误导性近似;知晓第三方在相同或类似商品或服务上使用相同或误导性的近似标识;欧盟商标持有人的欺诈意图。

关于标识相同或误导性近似,存在争议的欧盟商标必须与商标无效申请人提出的标识相同或误导性近似;如果相同或误导性近似本身并不能有恶意显现的,还必须证明其他因素。

对于知晓第三方在相同或类似商品或服务上使用相同或误导性的近似标识,主要包括双方已存在商业关系;标识的声誉,即便是“历史的”商标,也是众所周知的事实;标识的相同(或者准相同)“不得具有明显偶然性”,即使标识是在非欧盟国家登记注册。

关于欧盟商标持有人的欺诈意图,系根据客观情况进行判定的主观因素,主要包括以下情形:欧盟商标注册申请偏离注册初衷,其申请目的出于投机性或仅仅着眼于获取经济补偿;欧盟商标申请人的目的可推断认定为“搭便车”,利用无效申请人已注册商标的声誉;虽然欧盟商标系统并未要求欧盟商标持有人在申请欧盟注册商标时表明其使用该商标的意图(5年宽限期),但在后期发现商标持有人的意图系为了阻止第三方进入市场或获取经济利益等时,即为欺诈意图的表征等。

宋基中韩国特许厅商标设计审查局商标审查政策课事务官

韩国商标法第34条规定了商标恶意申请情形:可能导致消费者明显地对他人商品和商业的混淆或者淡化其显著性或者弱化其声誉的任何商标;被韩国或海外消费者公认为表示了与他人特定商品的商标相同或近似的,用于非法目的任何商标;因合同关系,如合作伙伴关系或其他任何关系,申请人明知他人正在使用或意图使用某商标,而申请注册与其相同或近似的任何商标;与已注册商标持有人具有或曾有合同关系,申请用于相同或类似商品上,并未经商标持有人同意的。

在韩国,试图注册商标却无意使用该商标并将其卖给或授权给他人的任何实体被称为“商标贩子”,对此韩国采取以下法定限制:如果商标仍在注册期限内,包含在该商标中的公司或企业名称应不受商标权的影响;通过互联网加强必要搜索,严格驳回与国外驰名商标相同或近似商标的注册等。

对于“商标贩子”,韩国采取的行政措施包括:在审查系统中,用红色标注被疑为“商标贩子”的申请者,以便审查人员能对其提交的申请给予特别关注;在韩国特许厅网站上设立“有关商标贩子行为的咨询处”;作为韩国国家政策“将非常规措施正常化”的一部分,积极推进将其变为韩国特许厅的日常工作。

统计数据显示,采取上述法定限制及行政措施以来,韩国打击“商标贩子”取得了显著成效。2013年,“商标贩子”共提出7263件商标注册申请,197件被核准;2014年,“商标贩子”提出了3504件商标注册申请,其中仅133件被核准;2015年“商标贩子”提交的商标注册申请数量大幅减少,仅有332件,且其中仅有29件被核准。(以上排名不分先后,内容由本报记者王国浩根据现场发言整理)

(文章来源:中国知识产权报)

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